PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Quarta Câmara Cível 

III L

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LIMINAR. DEFERIMENTO. REFORMA.

I - A decisão que defere tutela provisória condicionando sua eficácia à prestação de caução não perde seu caráter decisório quanto ao deferimento da medida pleiteada, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

II - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a caracterização de concorrência desleal por confusão, fundamento para a proteção ao conjunto-imagem, constitui questão fática que requer exame por meio de perícia técnica, não sendo suficiente a mera análise visual para tal constatação.

IV - Verificada a necessidade de perícia técnica específica para apurar a alegada violação ao trade dress e constatado potencial periculum in mora inverso, resta evidente a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida com a consequente revogação da medida antecipatória concedida na origem.

RECURSO PROVIDO

Visto, relatado e discutido o Agravo de Instrumento nº 8063210-34.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravantes CDP SUPERMERCADOS LTDA e SETE PORTAS SUPERMERCADOS LTDA e Agravado ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 QUARTA CÂMARA CÍVEL

Conhecido e provido Por Unanimidade

Salvador, 30 de Junho de 2025.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Quarta Câmara Cível 

III L

ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI apresentou pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente contra CDP SUPERMERCADOS LTDA e SETE PORTAS SUPERMERCADOS LTDA, processo em trâmite na 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, sob nº 8080161-37.2023.8.05.0001.

Afirmou que existia uma empresa pública baiana denominada EBAL - Empresa Baiana de Alimentos, que operava a rede de lojas Cesta do Povo utilizando as cores da bandeira da Bahia, a qual sustenta ter sido vendida pelo governo estadual em 2019, e suas lojas passaram a ser exploradas pelas Rés, que mantiveram o nome da referida rede.

Relatou que as requeridas, ostentando o nome da Cesta do Povo, estavam alterando a identidade visual das lojas para se assemelharem ao Atakarejo, reproduzindo elementos da marca, cores e conjunto-imagem da autora com o objetivo de desviar clientela e confundir consumidores.

Apontou que as acionadas estavam utilizando, em seus perfis de Instagram, reprodução de sua marca registrada, com similitude no grafismo especial na letra 'A', efeito itálico e cor azul idêntica.

Ressaltou, por meio de fotos comparativas, como as Rés estariam usurpando seu conjunto-imagem, incluindo fachadas das lojas, fardamentos dos funcionários na cor branca e laranja, crachás, carrinhos de compras e cartazes de ofertas.

Requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que as acionadas se abstivessem de utilizar o nome fantasia, sinais distintivos, cores e conjunto-imagem da Autora em suas lojas, materiais e redes sociais e pediu a remoção das cores e da marca copiada.

Postulou, também em caráter liminar, a apresentação de relatório contábil com faturamento das lojas que estavam utilizando elementos similares aos da parte autora, bem como interpelação das demandadas para apresentação de documentos sobre eventual relação jurídica com a EBAL.

Em decisão de ID 397936570, o Juízo precedente deferiu em parte os pedidos de tutela de urgência, a fim de que a cor laranja usada no conjunto-imagem da parte autora, não mais seja utilizada pelas requeridas, bem como nas redes sociais e em qualquer tipo de publicidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujos efeitos estariam condicionados ao depósito de caução no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) pela acionante.

Irresignadas, as requeridas interpuseram agravo de instrumento.

Pontuaram que o "trade dress" não possui proteção legal específica no ordenamento jurídico brasileiro e que sua eventual violação dependeria de perícia técnica prévia, o que não ocorreu no caso em tela.

Sustentaram que o adjetivo "atacado" não poderia ser pleiteado como de uso exclusivo, por se tratar de expressão comum.

Afirmaram que o próprio INPI, ao deferir o registro da marca da Autora, destacou a frase “sem direito ao uso exclusiva da expressão ‘atakadão’”.

Ressaltaram que os conjuntos marcários possuem elementos gráficos distintos, que causam impressão diversa ao consumidor, formados por expressões de uso comum, já desgastadas e popularizadas no segmento supermercadista.

Destacaram que a "Cesta do Povo" existe há mais de 45 anos, criada em 1979 pelo governo estadual, e foi privatizada em 2018, mas nunca deixou de existir, o que reforçaria a ausência de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores.

Apontaram que a concessão da medida liminar seria temerária e lesiva à atividade comercial, pois houve grande investimento em projeto, publicidade, propaganda, mão-de-obra e materiais.

Afirmaram que a decisão impôs liminarmente condutas irreversíveis, como o descarte de mídias físicas e de redes sociais, além de elencar condutas custosas e gravosas e a curto prazo.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, ao final, reformá-la, indeferindo a medida antecipatória ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa e ampliação do prazo para pelo menos 30 dias úteis.

Em decisão de ID 71475629, a Eminente Juíza Substituta de Segundo Grau, Zandra Anunciação Alvarez Parada, deferiu o efeito suspensivo postulado para o recurso.

A parte agravada apresentou as contrarrazões no ID 72993918, com preliminar de inadmissibilidade do agravo.

Intimada, a parte agravante se manifestou sobre a preambular arguida (ID 78727731).

Recurso apto a julgamento, o encaminho à Secretaria, com este relatório, em atendimento às regras insertas nos artigos 931 do Código de Processo Civil, e 167, 1ª parte, do Regimento Interno desta Corte, para inclusão em pauta.

Salvador, 5 de junho de 2025.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

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  Quarta Câmara Cível 

III L

Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão dos Agravantes de reformarem a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando-lhes que se a abstivessem de usar a cor laranja no conjunto-imagem em suas lojas, sob o fundamento de violação ao trade dress da empresa agravada.

Imperiosa é a análise prioritária da preambular suscitada pela parte agravada.

PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A parte recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que os agravantes teriam apontado erroneamente a decisão objeto do agravo.

Argumenta que a decisão de 05/07/2023 apenas condicionou a concessão da tutela ao depósito de caução no valor de R$100.000,00, enquanto a decisão que efetivamente concedeu a medida liminar foi proferida apenas em 22/08/2023, após a apresentação de apólice de seguro garantia judicial pela agravada.

Contudo, carece de razão.

A decisão objeto do presente agravo de instrumento é aquela proferida em 05/07/2023 (ID 397936570 dos autos originários), na qual o magistrado de primeira instância deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que as Rés não mais utilizassem a cor laranja em seu conjunto-imagem, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

O fato de a decisão ter condicionado sua eficácia à prestação de garantia não lhe retira o caráter decisório quanto ao deferimento da tutela pleiteada.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela provisória, estando, portanto, sujeita a agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, está correto o direcionamento do recurso contra a decisão que efetivamente apreciou o pedido de tutela antecipada, não havendo que se falar em inadmissibilidade do instrumental.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Enfatize-se, desde logo, que a atividade deste Órgão Julgador se limita à análise quanto ao cabimento ou não da medida antecipatória recorrida, em razão das restrições cognitivas do agravo de instrumento, que vedam a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer-se em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir uma Instância de jurisdição.

Em sendo assim, para o julgamento deste recurso é importante verificar se estão presentes os requisitos necessários à liminar antecipatória que foi concedida pelo decisum agravado.

O deferimento da tutela provisória de urgência requer, ordinariamente, a presença dos pressupostos genéricos 'probabilidade do direito' e 'perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo'.

Além deles, exige-se a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório.

É o que está previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in litteris:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Inicialmente, impende destacar que a questão posta a julgamento envolve a proteção jurídica do conjunto-imagem (trade dress) utilizado pela empresa agravada.

Sobre o tema, a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em seus artigos 195, inciso III, e 124, inciso VIII, asseguram ao titular da marca registrada o uso exclusivo, em todo o território nacional, e o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, tipificando como crime empregar meio fraudulento para desviar clientela alheia, bem como proibindo o registro de cor como marca, exceto se disposta ou combinada de modo peculiar e distintivo, in verbis:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

Tais dispositivos, interpretados sistematicamente, conferem proteção ao conjunto-imagem das empresas, como forma de evitar a concorrência desleal e o desvio indevido de clientela, mesmo que o elemento isoladamente considerado (como uma cor específica) não seja passível de registro autônomo.

Da análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência na origem.

Isso porque, em que pesem as alegações da agravada sobre a suposta violação de seu conjunto-imagem, os documentos apresentados nos ID 396426986 e seguintes (dos autos principais) não permitem concluir, a priori, que os elementos utilizados pelas agravantes sejam aptos a gerar confusão entre os consumidores.

Ademais, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo precedente acarretaria prejuízo desproporcional às agravantes, caracterizando o denominado periculum in mora inverso.

A obrigação de alterar abruptamente toda a identidade visual de estabelecimentos comerciais já consolidados no mercado, além de representar elevado custo financeiro, pode resultar em prejuízos de difícil reparação à imagem das empresas perante seus consumidores.

Portanto, a irreversibilidade dos efeitos da decisão é evidente, considerando que, uma vez alteradas as fachadas e demais elementos visuais, o possível retorno ao status quo ante se tornaria extremamente oneroso e, em alguns casos, impossível.

Neste aspecto, assiste plena razão às agravantes quando sustentam a impossibilidade de concessão da tutela de urgência sem a necessária dilação probatória.

De fato, a complexa análise sobre a violação de conjunto-imagem e a caracterização de concorrência desleal não pode ser satisfatoriamente realizada em estado de cognição sumária, demandando instrução processual adequada, com a produção de prova técnica.

Em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização dos referidos ilícitos demandam análise técnica aprofundada, não sendo possível a aferição por mera comparação visual.

Confiram-se diversos precedentes da Corte Superior de Justiça acerca do tema:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRADE DRESS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ABORDA A CONDUTA DO AUTOR DA VIOLAÇÃO COMO CARACTERIZADORA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA CONFERIDA PELA SUPOSTA USURPAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E NÃO PELA AFRONTA A DIREITO DE MARCA. ALTERAÇÃO DE TAL PERSPECTIVA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 211 DO STJ. SIMILARIDADE NOTÓRIA A INDUZIR O RISCO DE CONFUSÃO. PROVA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO NÃO REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AFRONTA À SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO O DA RÉ PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido não abordou a questão da reprodução não autorizada no todo ou em parte de marca registrada, de modo que o espectro de sua análise fática restringiu-se ao entendimento sobre a ocorrência ou não da conduta caracterizadora de concorrência desleal que é subsidiariamente protegida no art. 209 da LPI. 2. A pretensão das autoras de forjar entendimento sobre abordagem pelo Tribunal estadual das matérias colocadas também pelo prisma da violação de registro de marca, atrai o óbice da Súmula n.º 211 do STJ, já que em nenhum momento as provas sobre registro de marca e sobre aplicação do art. 189, I, da LPI foram ventiladas. 3. Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO . CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. Precedentes. 2 . No caso dos autos, a agravante (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, o que ensejou a extinção da ação.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2510994 RJ 2023/0379348-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (grifei) 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADEDRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor. 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). 4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. 5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973). 6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.591.294/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, D Je de 13/3/2018.) (grifei) 

Nessa intelecção, inclusive, seguem os Tribunais Estaduais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRADE DRESS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL . PRECEDENTES DO TJES E DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 . Tanto o STJ como este TJES tem trilhado o entendimento pela imprescindibilidade da realização da prova técnica para aferição da pretensa violação ao chamado trade dress (conjunto-imagem). 2. Segundo já decidiu o STJ: “Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes .” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 .) 3. Logo, antes da realização de prova pericial para examinar se há utilização indevida de trade dress que resulte em concorrência desleal, revela-se temerária a suspensão da comercialização e divulgação de 26 (vinte e seis) modelos de calçados femininos pela agravante. 4. Recurso provido . Decisão reformada. Vitória, 18 de julho de 2023. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009771-49.2022 .8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (grifei) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. TRADE DRESS . NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSENCIA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSENCIA DOS REQUISITIVOS AUTORIZATIVOS . ARTIGO 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 . Cuida-se de recurso de agravo de instrumento cujo objetivo é concessão de decisão substitutiva e reformar a decisão de primeiro grau que negou o pedido para que a Ré/Agravada se abstenha de reproduzir os elementos figurativos da marca da Agravante no cardápio, do layout do estabelecimento e campanhas similares. 2. Em sede de cognição sumária não foi possível vislumbrar os requisitos exigidos para concessão do efeito substituto ativo, mantendo-se integralmente a decisão vergastada. 3 . A suposta violação ao trade dress requer dilação probatória, notadamente através de perícia técnica. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00004977820228179480, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Gabinete do Des . Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)) (grifei) 

Agravo de instrumento – Ação de abstenção de violação de conjunto-imagem (trade dress) cumulada com pedido indenizatório – Decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora – Inconformismo de ambas as partes. Mérito – Acolhimento do recurso da requerida – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Caso em que não é possível aferir, de plano, a alegada existência de infração ao conjunto-imagem do produto da autora e a prática de concorrência desleal – Elementos visuais que não permitem, em mero juízo de cognição sumária, constatar a existência de semelhanças flagrantes entre as embalagens dos produtos da autora e da ré, capazes de caracterizar parasitismo e de causar risco de confusão ao público consumidor – Marcas amplamente conhecidas no mercado – Embalagens destinadas a armazenamento de produtos que, a princípio, apresentam características comuns - Necessidade de realização de perícia para constatação da efetiva violação ao "trade dress" - Entendimento do STJ que, no caso, deve prevalecer - Decisão reformada - RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA IMPROVIDO. 

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22642554620238260000 Dois Córregos, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/06/2024)(grifei) 

Entendo, portanto, que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para sustentar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Autor, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para a adequada análise da alegada violação de conjunto-imagem.

Por todas as razões expostas, imperiosa é a reforma da decisão recorrida para indeferir, por ora, a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

Nestes termos, REJEITO A PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É o voto.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA