PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Primeira Câmara Cível 

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE NOME CIVIL E MARCAS. PRETENSÃO DE EXCLUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA, NA HIPÓTESE, DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAR SEMELHANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que denegou pretensão de exclusividade do uso da marca “LUCAS FERNANDES”, registrada no INPI pelo Autor, e indeferiu pedido de abstenção do Réu, que utiliza o nome “LUCCAS FERNANDES” em suas atividades artísticas. A controvérsia envolve o alegado uso indevido de marca registrada, suposta prática de concorrência desleal, bem como pleito de indenização por danos morais e materiais, ante o princípio da proteção à propriedade industrial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Analisar a alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas adicionais; determinar se há exclusividade de uso da marca “LUCAS FERNANDES” pelo Autor, considerando o direito de personalidade do Réu ao uso de seu nome civil no exercício de atividade artística; e possibilidade de redução da verba honorária de 15% para 10%, incidente sobre o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inexistência de cerceamento de defesa decorre da constatação de que os elementos probatórios, constantes dos autos, são suficientes à elucidação da controvérsia, descabendo a produção de outras provas, conforme art. 370 do CPC, e em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

2. A proteção constitucional às marcas (art. 5º, XXIX, CF/1988) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à personalidade, assegurado nos arts. 11 e 16 do Código Civil, que garantem a todos o uso de seu nome civil.

3. A Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em seu art. 124, XV, dispõe que nomes civis não podem ser registrados como marcas, sem consentimento do titular ou herdeiros, salvo se comprovada sua utilização de boa-fé e anterioridade de uso, como no caso do Réu, que demonstrou emprego do nome “LUCCAS FERNANDES” em atividades artísticas desde 2014.

4. A análise dos fólios revela diferenças gráficas e visuais entre as marcas, além da atuação das partes em segmentos musicais distintos, o que reduz a possibilidade de confusão entre consumidores.

5. A convivência entre marcas semelhantes, quando fundadas em nomes civis, é medida adequada para equilibrar a proteção da propriedade industrial e os direitos da personalidade, conforme jurisprudência consolidada (TJ-SP, Apelação Cível nº 0183334-19.2009.8.26.0100).

6. Pedido de minoração dos honorários sucumbenciais. Plausibilidade do direito, no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso parcialmente provido, para redução da verba honorária de 15% para 10% sobre o valor da causa.

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Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX e LV; CC, arts. 11 e 16; Lei nº 9.279/96, arts. 124, XV, e 129, § 1º; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 0183334-19.2009.8.26.0100, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 30/07/2018.

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Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8080197-79.2023.8.05.0001, em que figura como Recorrente JEFFERSON BRANDÃO SOUSA, sendo Recorrido LUCAS FERNANDES OLIVEIRA MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO-UNÂNIME

Salvador, 31 de Março de 2025.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Primeira Câmara Cível 

Cuida-se de Apelação interposta por JEFFERSON BRANDÃO SOUSA, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8080197-79.2023.8.05.0001, proposta em face de LUCAS FERNANDES OLIVIERA MENDES, julgou improcedente a pretensão autoral:

Em virtude de refletir, satisfatoriamente, a realidade dos atos até então praticados no curso deste feito, adota-se o relatório alinhavado na decisão de id. 67726539.

Ao arrazoar (id. 67726542), sintetizou a lide, relatando que a demanda tem por objetivo a abstenção do uso do termo “LUCCAS FERNANDES”, pelo Acionado, sob qualquer forma e/ou pretexto, isolada ou acompanhada de qualquer outra expressão, pois viola frontalmente a marca “LUCAS FERNANDES®”, de uso exclusivo do Acionante.

Salientou que o Recorrido utiliza sua marca de forma extremamente semelhante à sua, o que poderá gerar todo tipo de confusão junto ao público consumidor, motivo pelo qual requereu indenização por danos moral e material.

Arguiu a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção das provas oral e documental.

Apontou equívoco no julgamento antecipado da lide, que não estava devidamente instruída.

Ressaltou que o uso da expressão “LUCAS FERNANDES”, como parte integrante de uma marca registrada junto ao INPI, sob nº 914658590, desde 2019, representa direito líquido e certo, adquirido há vários anos, cuja questão é matéria de fato e admite a produção de prova por todos os meios admitidos em direito.

Explicou que é empresário do cantor Lucas Fernandes, conhecido como o príncipe do arrocha, e faz divulgações, investe em negócios musicais, realiza aportes financeiros, sendo o artista reconhecido no nicho que atua.

Narrou que o cantor foi acometido por transtorno depressivo, em 2022, o que contribuiu para que o Réu, ora Apelado, promovesse a utilização de marca idêntica, com logomarca similar, o que poderá causar associação indevida, além de configurar má-fé, concorrência desleal e violação de marca/logomarca.

Asseverou que este fato comprova a violação aos princípios que regem a Propriedade Intelectual e os Tratados Internacionais, a exemplo da Convenção da União de Paris, assim como afronta a Lei de Propriedade Industrial – LPI, especialmente seus arts. 124, 129 e 130.

Afirmou que, quando o prenome ou o sobrenome é utilizado como marca, a sua natureza jurídica funciona como um direito de cunho patrimonial, e não mais como um direito personalíssimo e, nesses casos, não se pode realizar a análise sob a ótica da proteção dos arts. 16 a 19 do Código Civil, mas, sim, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96.

Disse que o registro da marca, pelo Suplicado, foi indeferida, em 03.01.2023, por reproduzir ou imitar registro de terceiros, no caso, do ora Recorrente.

Requereu a condenação por perdas e danos; o ressarcimento extrapatrimonial, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e a minoração dos sucumbenciais para 10%, no caso de manutenção da improcedência.

Concluiu, pugnando pelo provimento da insatisfação.

Contraminuta de id. 45403249, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Salvador/BA, 10 de dezembro de 2024.

 Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto 

Relator

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Primeira Câmara Cível 

Exsurgem a tempestividade da insurgência e o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser apreciada.

Na hipótese, sobrelevou o Apelante que o Réu busca se vincular ao seu nicho de mercado, violando a marca “LUCAS FERNANDES” registrada anteriormente, alegando, assim, que o Requerido praticou concorrência desleal, tanto que o pedido de registro da sua marca foi denegado pelo INPI.

Argumentou a imprescindibilidade da responsabilização do Suplicado, por danos material e moral, pela confusão e associação indevida entre as marcas LUCAS FERNANDES e LUCCAS FERNANDES e violação aos princípios que regem a Propriedade Intelectual.

Inicialmente, impende analisar a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque, se acolhida, restará prejudicada a apreciação do mérito.

Consabido, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, elenca uma das mais importantes garantias fundamentais do cidadão, qual seja, o direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, assegurados “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral”.

Com efeito, cediço que cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Ritos, porquanto o sistema processual pátrio é regido pelo princípio do livre convencimento motivado.

Na hipótese, patente a inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, para o Julgador primevo, os elementos probatórios carreados eram suficientes à elucidação da contenda.

Desse modo, rejeito a prefacial sob descortino e passo ao exame do mérito.

Consabido, o direito de propriedade das marcas está constitucionalmente protegido, conforme redação do art. 5º, XXIX, da Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Sobre a matéria, segundo a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), é assegurado ao titular o uso exclusivo, em todo o território nacional, da marca de que é proprietário:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Na hipótese, incontroverso que o Acionante é titular da marca “LUCAS FERNANDES®”, nos termos do certificado concedido pelo INPI em 30.04.2019 (registro nº 914658590 – id. 67726369), referente à NCL(11) 41, com especificação: agente artístico, literário e cultural [promotor de evento].

E, nesse sentido, além dos pedidos indenizatórios, o Autor/Recorrente pretende a abstenção, pelo Acionado, da utilização da marca.

A decisão terminativa denegou a pretensão autoral, o que deve ser mantido, pois não há como, no caso sub judice, afastar o direito do Demandado de utilizar o seu prenome, sob pena de afronta a um direito da personalidade, previsto nos arts. 11 e 16, do Código Civil, que dispõem:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

[...]

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

Ademais, malgrado tenha sido noticiado o indeferimento do registro da marca LUCCAS FERNANDES, pelo Suplicado, oportuno destacar, a ausência de exclusividade dos registros de marcas com nome familiar, nome civil ou patronímico. Inclusive, a teor do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96, não é registrável como marca o nome civil, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

In casu, a oposição foi fundamentada na anterioridade do registro e na colidência marcária de “LUCAS FERNANDES (segmento arrocha / pertencente a Jeferson Brandão Sousa)” e de “LUCCAS FERNANDES (segmento sertanejo - pertencente a Lucas Fernandes Oliveira Mendes)”, designando marcas que servem para identificar dois cantores, em atuação no mercado artístico, da mesma forma que na vida civil ter o mesmo nome não torna ninguém parecido.

Observa-se, da peça contestatória, que o Requerido demonstrou utilizar seu nome de batismo como marca, desde muito novo, ao se apresentar em igrejas, bares, e até mesmo desenvolveu álbuns com suas músicas e realizou publicações de vídeos em plataformas digitais, desde 2014 (id. 67726410). Todavia, só veio a ter conhecimento da alegação de utilização indevida de seu nome, com a resposta negativa ao pedido de registro de sua marca, a qual utiliza de boa-fé há mais de 08 anos.

De igual modo, se posiciona o INPI, no item 2.4.3, do Manual de Marcas:

“Constitui-se exceção à regra o usuário de boa-fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI”

Insta conferir, também, a argumentação do Magistrado primevo, para indeferimento da pretensão do Acionante:

“Nessa perspectiva, entendo que a possibilidade de registro do nome civil como marca proporciona uma esfera mais restrita de proteção que os demais sinais registráveis, já que o direito de propriedade deve ser flexibilizado em favor do direito de personalidade dos homônimos, irrestringível pela fugaz prioridade no registro. Surpreende, ainda, o fato de que o nome civil do proprietário da marca "LUCAS FERNANDES" é JEFFERSON BRANDÃO DE SOUSA, não guardando qualquer relação com a marca registrada e apresentando aparente desconformidade com o quanto imposto pelo artigo 124, inciso XV, da Lei 9.279/96.

Não obstante, a simples análise perfunctória dos autos é capaz de revelar diferenças substanciais nos elementos gráficos utilizados pelas partes, notadamente, a coloração e fonte utilizada, sendo relevante o fato de que as partes residem em regiões distintas - nordeste e sudeste do Brasil - impossibilitando a ocorrência de confusão entre ouvintes de suas músicas e contratantes de seus shows.

Pautado nessas ponderações, entendo pela necessidade de manutenção do ônus de convivência entre marcas semelhantes, sendo a medida mais adequada diante do conflito entre os direitos fundamentais ventilados nos autos.”

Cabe reprisar que, se de um lado o Autor assevera ter o direito de fazer uso exclusivo da marca, que registrou no INPI, de outro, não pode o Réu ser impedido de fazer uso artístico de seu nome civil.

Nessa toada:

Apelação cível. Propriedade industrial. Marca. "Joel Aleixo". Réu que deixou a sociedade empresarial. Pretensão das autoras que o réu deixe de usar o nome "Joel Aleixo". Nome civil do réu. Produção de florais atrelados ao nome civil. Ação julgada improcedente. Recurso das autoras. Informação acerca da improcedência do pedido de adjudicação da marca pelo réu na Justiça Federal. Rejeitadas preliminares de nulidade da sentença por não respeitar o julgamento da questão prejudicial e por ausência de fundamentação. Mérito. Coexistência do direito de proteção à marca e ao nome civil, como atributo da personalidade. Não se trata de violar o uso da marca, protegida, mas de respeitar o uso do nome civil. Impossibilidade jurídica de se obrigar o réu a se abster de utilizar seu nome civil. Busca da clientela pelo trabalho desenvolvido pelo réu, reconhecido no meio da produção de florais. Identificação dos produtos da autora pela expressão "laborciv". Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP 01833341920098260100 SP 0183334-19.2009.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2018)

Por derradeiro, em relação ao pedido de redução do percentual dos honorários advocatícios, fica deferido o pleito, minorando-se de 15% para 10% incidente sobre o valor atribuído à causa, equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ex positis, afasto a preliminar suscitada e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, somente, para reduzir o percentual dos honorários de 15% para 10% sobre o valor dado à causa.

Sala de Sessões da 1ª Câmara Cível, data conforme protocolo de assinatura.

DES. LIDIVALDO REAICHE

RELATOR