PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Quarta Câmara Cível 

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL E GRÁFICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. DANOS MATERIAL E MORAL. MESMO RAMO MERCADOLÓGICO. REGISTRO ANTERIOR NO INPI. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A RÉ A 1) ABSTER-SE DE USAR, REPRODUZIR OU IMITAR, POR QUALQUER MEIO, A MARCA "TH" OU EQUIVALENTE, NOS LIMITES ALCANÇADOS PELOS REGISTROS SOB Nº 901811882 E 9081858, CLASSES NICE NCL (9)41 2) PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTO) AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DESTE PRECEITO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362, DO STJ; E A 3) PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES), A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENOU A DEMANDADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS, nº. 0503378-98.2014.8.05.0001, da Comarca desta Capital, em que figuram como Apelante/Apelado, BACANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, THIAGO COSTA DA SILVA, INOVASHOW PRODUÇÕES E PUBLICIDADE e THIAGO ANDRE BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto condutor.

JA-02

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 QUARTA CÂMARA CÍVEL

Em 31.05.2022, após sustentação pelos Béis. Eduardo Sodré, Sérgio Nunes e Diogo Coletta e voto do Relator REJEITANDO A PRELIMINAR E NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, pediu vista Des. Roberto Maynard Frank. Desa. Dinalva Laranjeira aguarda. Em 20.09.2022, o Des. Roberto Maynard Frank declarou suspeição. Foi oportunizado aos advogados presentes, Béis. Eduardo Sodré e Sérgio Nunes, nova sustentação em virtude da alteração da turma. O Bel. Diogo Coletta não compareceu. Após o Relator reafirmar o voto negando provimento a ambos os apelos e nova sustentação, Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel pediu vista. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes fica vinculada porque ouviu a sustentação e aguardou. Em 11.10.2022 a Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel divergiu para DAR PROVIMENTO AO APELOS DOS RÉUS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. A Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes pediu vista. Em 25.04.2023, a vistora acompanhou a conclusão do voto do Relator, por fundamento diverso. Resultado provisório: REJEITADA A PRELIMINAR POR UNANIMIDADE, E NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS POR MAIORIA E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES POR UNANIMIDADE. Ampliada a turma julgadora com a convocação do 4º e 5º Julgadores, nos termos do Art. 942 CPC/15, passando a compor o Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, que pediu vista e o Des. Emílio Salomão Resedá, que aguarda. Presentes os Béis. Eduardo Sodré, Sergio Celso Nunes Santos e Diogo Coletta (virtualmente). Em 23.05.2023. após voto vista do Des. Antonio Adonias no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade da parte Autora THIAGO COSTA DA SILVA, suscitada pelos Réus e, no mérito, dar provimento ao recurso dos Réus e negar provimento ao recurso dos Autores, pediu vista Des. Emílio Salomão Pinto Resedá. Presentes o Bel. Sergio Celso Nunes Santos, Bela. Layanna Piau e Bel. Diogo Coletta (virtualmente). Em 29.08.2023 o vistor Des. Emílio Salomão Pinto Resedá Vita vota no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. Resultado Definitivo: REJEITADA A PRELIMINAR POR UNANIMIDADE, NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS POR MAIORIA E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES POR UNANIMIDADE. Presente o Béis Eduardo Sodré e Sérgio Celso Nunes. Presente, virtualmente, o Bel. Diogo Coletta .

Salvador, 29 de Agosto de 2023.

PODER JUDICIÁRIO

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  Quarta Câmara Cível 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, promovida por BACANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e THIAGO COSTA DA SILVA contra INOVASHOW PRODUÇÕES E PUBLICIDADE e THIAGO ANDRE BARBOSA, pelas razões fáticas e jurídicas relatadas na inicial, arguindo utilização indevida de marca e dano material e moral indenizáveis.

Adoto como próprio o relatório da sentença (Id. 18582804), proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 20ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que assim decidiu:

“Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida às fls. 380/381 e JULGOPROCEDENTE a ação para condenar a ré a 1) abster-se de usar, reproduzir ou imitar, por qualquer meio, a marca "TH" ou equivalente, nos limites alcançados pelos registros sob nº 901811882 e 9081858, classes Nice NCL (9)41 e (9)09, sob pena de incidir na multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), fixada da decisão antecipatória; 2) pagar à autora o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir deste preceito, em conformidade com a Súmula 362, do STJ; e a 3) pagar indenização por danos materiais (perdas e danos e lucros cessantes), a serem apurados em liquidação de sentença.

Condeno a demandada no pagamento integral das custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do CPC; considerando, ainda, a Súmula 326 do STJ, no que se refere à fixação do dano moral.”

Irresignados, os Autores interpuseram Apelação (Id. 18582815), requerendo a reforma da r. sentença no tocante a condenação em dano moral, pelo uso indevido e desautorizado da marca dos Autores, no importe de R$ 1.000,000,00 (um milhão) ou em valor próximo arbitrado por esta Egrégia Corte, seja mantida a condenação por dano material, que serão apurados em sede de liquidação de sentença, referente, a referente aos shows, venda de CDs, DVD e todos os produtos que envolvem a marca TH.

Pleitearam ainda que os requeridos apresentem, balanço financeiro contábil a partir do ano de 2012, início do uso da marca TH, possibilitando, desta forma, a comprovação das vendas dos produtos com o sinal “TH”; que seja oficiado a Receita Federal do Brasil, para que a esta informe as últimas declarações prestadas pelas empresas Requerida a partir do ano de 2012; que seja oficiado o Banco Central do Brasil a fim de informar em quais banco os Réus possuem conta corrente, ato continuo, com esta informação, requer seja, em seguida, oficiado os bancos onde os Réus mantêm conta para que apresente extrato bancário do período de 02 de maio de 2012 até a presente data, a fim de verificar a lisura das informações prestadas e verificar o valor a ser apurado; a majoração dos honorários do percentual de 10% (dez por cento) para 20 % (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Irresignados, os Réus interpuseram Apelações (Id. 18582836 e 18582838), sustentando que o Primeiro Apelado, THIAGO COSTA DA SILVA, nem sequer é titular dos registros das marcas nominativas “TH”, sobre os quais se baseia o presente pleito, mas, tão somente a 2ª Apelada, BACANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, requerendo que seja reconhecida sua ilegitimidade.

Afirmam que “as marcas possuem distintivo bastante claro no que diz respeito à individualidade do cantor Thiaguinho (uma pessoa) e a coletividade banda TH (grupo de pessoas): o substantivo próprio “Thiaguinho” que ornamenta a logomarca do Cantor Thiaguinho, é nome próprio de pessoa, distinguindo a sua individualidade; e o substantivo comum “Banda”, que ornamenta a logomarca da Apelada Bacana, esclarece a coletividade do ente a que se refere a marca.”

Sustentam que “Portanto, não há como os Apelados (ainda que o Apelado Thiago Costa legítimo fosse para figurar no polo ativo da demanda) receberem indenização material na presente demanda, posto que esta é completamente infactível no caso! Qualquer decisão em sentido contrário resultaria em enriquecimento ilícito aos Apelados que nada contribuíram ou agregaram ao sucesso de Thiaguinho. 54. Da mesma forma, por óbvio, não há que se falar em indenização moral com relação ao Apelado Thiago Costa, pois nem sequer é detentor dos direitos marcários que fundamentam a demanda.”

Assim, requerem que seja provida a Apelação, com a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Intimados, as partes apresentaram contrarrazões (Id. 18582843, 18582847 e 18582848).

Feito distribuído, por prevenção, à colenda Quarta Câmara Cível, tocando-me, a relatoria.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 931 do CPC).

Salvador, 25 de abril de 2022.

Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto

Relator

JA-02

PODER JUDICIÁRIO

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  Quarta Câmara Cível 

As Apelações são tempestivas, e presente os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pois.

Em primeiro plano, descabe a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrida, sob a alegação de não possuir registro junto ao INPI, visto que lhe atribuiu a marca referida.

Isto porque, justamente, quem possui o registro junto ao órgão regulador é que está legitimada a obstar que outros a explorem. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO EM NOME DO SÓCIO. DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I - A empresa constituída por cotas de responsabilidade limitada que explora determinada marca, cujo registro pertence a um dos seus sócios, tem legitimidade ativa ad causam para propor ação objetivando coibir a usurpação empreendida por terceiro não licenciado (...). (TJGO, 3ª Câmara Cível, AC 440588-19.2011.8.09.0051, Relª. Desª. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/03/2015).”

Afasto a prefacial.

Em linhas introdutórias, a marca de determinado fábrica ou comércio constitui propriedade imaterial passível de tutela acerca de seu uso e exploração, cuja proteção encontra-se assegurada no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal.

Para GABRIEL DI BIASI, MARIO SOERENSEN GARCIA e PAULO PARENTE M. MENDES:

“Marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho. Além disso, a marca atua como veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem material, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência . (A Propriedade Industrial, 1ª ed., 2002, p. 162).”

Passando à normatização especial sobre o tema, emerge a Lei nº 9.279/96, pela qual se destaca o seguinte preceptivo:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

Nesse passo, a marca destina-se à identificação de um produto e de uma empresa respectiva, de modo a conferir-lhes lugar na sociedade de consumo, cuja proteção legal visa evitar o uso indevido, a aferição de vantagem indevida mediante concorrência à margem da lealdade por possibilitar que o consumidor seja levado a erro, adquirindo um produto por outro.

A doutrina de GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON SCHREIBER socorre:

“Este rol de proteções ‘clássicas’ à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada ‘propriedade intelectual’ vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civilconstitucional. (Da Propriedade no Direito Brasileiro, RFDC, Ano VI, Nº 6 – Junho de 2005).”

In casu, a sentença aquilatou, com exatidão, os fatos à luz das provas produzidas, notadamente o registro no INPN da marca em discussão. Como bem pontuado pelo MM. Juiz da causa, “No caso dos autos, a propriedade da marca restou demonstrada pela parte autora, ex vi dos documentos de fls. 43/49, confirmados pelo laudo pericial (fls.672/673 e 685), nos quais se verifica o registro da marca "TH" em nome de Bacana Produções Artísticas Ltda em 9.10.2012 nas classes Nice NCL (9)41 (“Banda de música [serviços de entretenimento]; Planejamento de festas; Apresentação de espetáculos ao vivo; Divertimento; Produção de shows; Entretenimento”) e (9)09 (“DVD, disco digital de vídeo; Compactos (Discos -), ROM (Ingl.); Fitas para gravação de som; Disco acústico; Videocassetes [fitas]; Toca-CD [discos compactos]; CD-ROM [disco]; Compactos (Discos -) [áudio e vídeo]; Discos fonográficos”).”

Os documentos carreados aos autos demonstram registro inicial em nome da empresa CACO DE TELHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (fls.43), em 23.7.2009, e transferidos para os autores em 2.5.2012 através de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Marca (fls. 45/46), averbado no INPI.

Ademais, não há qualquer demonstração de autorização de uso da marca "TH" aos réus pela cedente CACO DE TELHA LTDA.

Outrossim, também restou demonstrado que os demandados utilizaram a marca "TH" para promoção da carreira artística do cantor Thiaguinho, segundo réu, exatamente através da exploração comercial nos seguimentos das classes Nice NCL (9)41 e (9)09, cujo registro pertence à parte autora.

O laudo pericial (fls. 657/697) foi expressa ao afirmar que, apesar de a marca "TH" não poder ser classificada como marca notoriamente conhecida, não pode ser considerada marca fraca ou expressão de uso genérico; apresentando elementos técnicos suficientes para se opor à marca dos réus, ainda que contenha elemento figurativo distintivo.

É possível vislumbrar a ofensa à regra do art. 65, item 17, do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971) e, posteriormente, do art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, que tratam da reprodução e/ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Insta ressaltar que o Certificado de Registro emitido pelo INPI garante à empresa autora o uso exclusivo da marca em todo o território nacional.

O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de ‘marca de alto renome’ (McDonald's, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125) .” (Manual de Direito Comercial, p. 65).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS POR USO INDEVIDO DA MARCA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MARCA. USO INDEVIDO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O INPI identifica a concorrência desleal como um aproveitamento parasitário, um meio de aproveitamento da forma ou renome de marca, nome comercial, insígnia, ou qualquer outro sinal pertencente a terceiros, que possa acarretar uma associação ou confusão indevida, no mercado ou no espírito do consumidor levando-o a adquirir mercadoria em lugar de outra, notória e almejada. 2. A Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê no art. 129, que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. 3. Havendo sucumbência recíproca originária, revela-se incabível a majoração dos honorários advocatícios com base no § 11 do art. 95 do CPC. RECURSO DESPROVIDO . (TJGO, 4ª Câmara Cível, AC 5309684-87.2019.8.09.0132, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, DJ de 05/10/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARCA. USO INDEVIDO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OCORRÊNCIA. (...) . I- O INPI identifica a concorrência desleal como um aproveitamento parasitário, um meio de aproveitamento da forma ou renome de marca, nome comercial, insígnia, ou qualquer outro sinal pertencente a terceiros, que possa acarretar uma associação ou confusão indevida, no mercado ou no espírito do consumidor levando-o a adquirir mercadoria em lugar de outra, notória e almejada. II- A Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê no artigo 129, que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional; III (...). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, 2ª Câmara Cível, AC 0133071-02.2012.8.09.0051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, DJ de 04/09/2019).”

No que se refere aos danos materiais e morais, passo a aderir ao entendimento que vem sendo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reparação civil, nos casos de utilização indevida de marca, não está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito.

Isso ocorre porque, de acordo com a colenda Corte Superior, a demonstração do prejuízo se confunde com a demonstração da existência do fato - uso indevido de marca registrada, cuja configuração, no caso dos autos, restou verificada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE O INPI. USO INDEVIDO. DANO QUE SE PRESUME. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 1/12/2008. Recurso especial interposto em 9/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir se a utilização da marca "IOV" pelo recorrente viola o direito de uso exclusivo titulado pelo recorrido, assim como verificar o cabimento da reparação por danos materiais e da compensação por danos morais postuladas. 3- Os prejuízos causados pelo uso não autorizado de marca alheia prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação do direito do titular, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada pelo acórdão recorrido. 4- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6- Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1674375 / SP, Relatora Min. Nancy Andrighi; Terceira Turma; data de julgamento 07/11/2013; DJe 13/11/2017).”

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur , no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1.327.773 - MG; Relator Min. Luis Felipe Salomão; data de julgamento 28/11/2017; DJe 15/02/2018).”

O dano material, nesta fase cognitiva, parecem-me de difícil mensuração, o que, todavia, não significa que não tenham ocorrido. Assim, entendo que somente o perito pode ser capaz de valorar, adequadamente, a marca em questão e, consequentemente, o prejuízo deflagrado pela exploração indevida.

Em outras palavras, não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar que sua marca não se confunde com as demais, a jurisprudência encampa a tese de que o prejuízo decorre automaticamente da utilização indevida da propriedade industrial por outrem, sendo certo que a estimativa pecuniária do dano depende de perícia técnica, a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente nesta linha:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 5- Recurso especial provido. (STJ; REsp 1.635.556 - SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; data de julgamento 10/11/2016; DJe 14/11/2016).”

Impende consignar, por fim, que a quantificação do dano patrimonial, durante a fase de liquidação, deverá observar os critérios estabelecidos pela Lei n. 9.279/96, sobretudo os artigos 208 a 210, in verbis:

“Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

Quantos aos danos morais, notória a possibilidade de a pessoa jurídica se submeter a prejuízos dessa ordem, conforme enunciado sumulado pelo STJ (Súmula 227). Nesse contexto, o dano ocorre quando a conduta antijurídica afeta a boa imagem da empresa ou abala seu crédito perante o mercado.

Em se tratando de uso indevido de marca, a proteção jurídica não resulta apenas do direito à utilização exclusiva pelo seu titular, mas é forma de fomento da atividade industrial, premiando o investimento da sociedade empresária na criação de um signo próprio, que distinga seus produtos e serviços dos demais.

Decorre disso o entendimento, segundo o qual, a imitação de uma marca já registrada compromete ou vulgariza, de forma presumida, a imagem e a credibilidade do produto original perante o mercado consumidor.

Fixada a premissa de que a reparação dos danos morais é devida, porquanto presumida, cumpre perquirir a respeito do quantum indenizatório cabível ao caso, e, nesse contexto, esclareço que doutrina e jurisprudência inclinam-se no sentido de conferir à indenização por danos morais um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.

Ademais, o valor deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a considerar a capacidade financeira do ofensor, as circunstâncias do caso concreto e, ainda, desestimular a prática reiterada da conduta lesiva.

Nesse sentido:

“DANOS MORAIS. VULGARIZAÇÃO. DESCRÉDITO NO MERCADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Demonstrada a prática do ilícito previsto no art. 190 da Lei nº 9/279/96 pela comercialização de produtos não licenciados emerge a responsabilidade dos réus na reparação dos danos decorrentes da prática nos termos dos art. 209 e 210 do mesmo diploma. A reparação material a ser paga ao prejudicado pela utilização indevida da marca deve se pautar pelos parâmetros do art. 210 da Lei nº 9.279/96 estabelecido de critério mais favorável ao prejudicado, ponderado, contudo, com a adequação da indenização a ser paga, em interpretação concomitante com contexto fático do ilícito e sistemática não só com a integralidade da Lei de Propriedade Industrial, mas também, com todo o ordenamento jurídico vigente. No que tange ao dano moral, a utilização indevida da marca pode implicar sua vulgarização em face ao mercado que atua, bem como descrédito, tendo em vista a má qualidade do produto ou serviço prestado e violação ao direito de utilização exclusiva. Desse modo, no sistema de proteção à propriedade industrial o dano de tal natureza resta caracterizado, por si só, pois é puro e, portanto, configura-se in re ipsa. (TJMG; Apelação Cível 1.0518.15.010220-1/001; Relator Des. Cabral da Silva; 10ª Câmara Cível; data de julgamento 02/05/2017; DJe 17/05/2017).”

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL NEGATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DA MARCA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO À IMAGEM. COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. PARÂMETRO. 1- Fulcrada a ação no direito interno, notadamente na Lei nº 9.279/1996 (a chamada Lei de Propriedade Industrial), não há razão para incidir a regra do art. 109, III, da CRFB, competindo à justiça estadual seu processo e julgamento. 2- Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão de abstenção de uso de marca e nome empresarial é de 10 (dez) anos entre presentes e de 15 (quinze) anos entre ausentes, sendo que, ao teor do art. 225, da Lei no 9279/96, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. 3- A eventual violação ao direito de marca se protrai no tempo, nascendo a cada momento em que a ré comercializa os produtos impugnados, ou seja, "cada violação contra direitos de autor constitui uma contrafação distinta e gera direitos próprios reabrindo-se, pois, a cada vez, o prazo prescricional". 4- Segundo a teoria da actio nata o direito surge quando do efetivo conhecimento de sua violação pelo seu titular, contando-se somente de então o prazo prescricional. 5- A obtenção da proteção da marca, pela realização do devido registro, está sujeita aos princípios da novidade, da especialidade e da territorialidade, sendo incompatíveis as marcas que causem possíveis confusões sobre produtos ou serviços homogêneos de empresas diversas. 6- A utilização indevida da marca pode gerar sua vulgarização perante o mercado, assim como o descrédito decorrente da má-qualidade do produto não original, além da própria violação ao direito de imagem da empresa detentora da marca, dando azo à correspondente compensação por danos morais, que prescinde de prova, uma vez que o dano se mostra in re ipsa. 7- O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação. (Apelação da Cível 1.0452.06.024106-7/001, Relatora Desa Claudia Mara, data do Julgamento: 16/02/2012; DJe 29/02/2012).”

Por conseguinte, atenta aos parâmetros supramencionados, notadamente aos critérios punitivo e compensatório da reparação moral, convicto estou, o quantum fixado em sentença revela-se suficiente à reparação do dano moral sofrido pela Autora/Apelante, nas circunstâncias do caso concreto.

Do exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a r. sentença em seus termos.

É o VOTO.

SALVADOR, SALA DAS SESSÕES,       DE                     DE 2022.

DES. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JA-02

VOTO VISTA

A fim de evitar tautologia, adoto o Relatório da lavra do Eminente Desembargador Relator, acrescentando que pedi vista para melhor me posicionar no julgamento, o que ora faço.

Analisei cuidadosamente a questão posta, especialmente as provas produzidas e o laudo pericial, e por isso, entendo por bem divergir da fundamentação mas acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator que muito bem se posicionou ao analisar ao caso, sem, contudo, deixar de reconhecer o belo trabalho realizado pela Emitente Desa. Dinalva Laranjeira em seu voto divergente.

DA PRELIMINAR

Entendo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa física Thiago Costa, autor da ação, trazida na Apelação de ID 18582836 e inicialmente pleiteada nas Alegações Finais de ID 18582803. Contudo, o faço por fundamento diverso do apresentado pelo respeitável desembargador relator, pelo que peço vênia.

A preliminar diz respeito à legitimidade de pessoa física, não detentora do registro de pleitear em juízo indenização, figurando no polo ativo da lide. Observo que apesar de não detentor da marca, a utilização da marca é apta a causar dano e ferir sua intimidade, inclusive com espeque no art. 186 do CPC.

Nesse particular, filio-me à doutrina que trata da Teoria de Asserção:

“A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas idéias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. )

Esse é o mesmo entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(…) 2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares. (...)(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Também a doutrina de MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012), in verbis:

As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.) Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.”

Assim, narrando em sua exordial ter sofrido dano, o qual a jurisprudência entende ser in re ipsa, conheço por legitima a atuação da pessoa física como autor da demanda posta.

DO MÉRITO

 No mérito, há, de fato, robusta prova do registro tempestivo da marca no órgão competente, inclusive anterior à ocorrência dos fatos narrados nos autos. Por isso, entendo ter ocorrido a pratica de um ilícito perpetrado pelos réus, ora apelantes, tendo por base a perícia realizada, o que acarreta no dever de indenizar

Em caso bastante similar, trazido pelo Informativo 716 do STJ, assim ficou consignado:

1. Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER, além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no mercado consumidor. Nulidade parcial do registro da marca posterior.(...) (REsp n. 1.848.033/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 12/11/2021.)

Quanto aos danos morais e patrimoniais, também acertada a sentença e o Acordão do Relator, conforme encontra guarita no Informativo 619/STJ:

(...). 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.
(...) 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. (…) (REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Entendo, também, razoável e justo o valor arbitrado a título de danos morais e materais que, conforme sentença primeva, serem repartidos, e no mais, apurados em liquidação.

DO ERRO MATERIAL

Nesse particular, observo erro material que deve ser corrigido com fundamento no art. 1.013 do CPC.

O primeiro ponto a ser observado é que a exordial fora ajuizada em face de INOVASHOW e THIAGO ANDRE BARBOSA. Contudo, a sentença primeva (ID 18582804) assim condenou:

“Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida às fls. 380/381 e JULGO PROCEDENTE a ação para condenar a ré ”

Ora, o dispositivo foi redigido no singular, enquanto da leitura do pedido e da sentença observa-se que deveriam ser condenados as rés, no plural, referindo-se a ambos os ocupantes do polo passivo da demanda.

Assim, entendo que estamos diante da causa madura e a condenação ora confirmada pelo tribunal deve ser modificada para “condenar ambas as rés”.

Ao lado disso, a sentença aclaratória (ID 18582814) fixou que a condenação em danos morais deve ser repartida entre os dois requerentes, nesses exatos termos:

“Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, os rejeito, pelos fundamentos preditos, mas modifico a parte dispositiva da sentença para consignar que o valor total da indenização por danos morais, arbitrada em R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), seja repartido entre os requerentes”

Em seu turno, o voto do nobre relator foi consubstanciado na Súmula 227 do STJ, que sabidamente diz respeito à pessoa jurídica. Nesse passo, havendo pedido de também pagamento de indenização para a pessoa física, entendo por bem me pronunciar sobre tal cabimento.

Aqui, entendo ser caso de dano moral em ricochete, pois a conduta das rés foram aptas a causar abalo em terceiro, pedindo vênia para repisar novamente que o caso concreto diz respeito a dano moral in re ipsa.

Obter dictum, digo que o dano moral reflexo ou por ricochete refere-se ao direito de indenização de pessoas intimamente ligadas à vítima direta de ato ilícito que tiveram seus direitos fundamentais atingidos, de forma indireta, pelo evento danoso.

Rui Stoco assim se manifesta sobre o tema:

“É que, mais das vezes, o dano sofrido pela vítima pode repercutir em terceira pessoa, de sorte que esta, indiretamente, sofrerá detrimento. A hipótese é a de uma pessoa que sofre “reflexo” de um dano causado a outra pessoa. (...) Portanto, no dano em ricochete, legitimados ou sujeitos ativos são, ordinariamente, além da vítima direta do dano, aqueles que dela dependiam (...). (...) Importa, ainda, lembrar que no dano em ricochete há duas ou mais vítimas e duas ou mais ações, embora fundadas em um só fato danoso. Pode-se concluir que o dano reflexo não se traduz em seara de suave colheita, impondo-se a análise de cada caso concreto”. (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1244-1245)

Por todo o exposto, rejeito a preliminar por considerar incidente a teoria da asserção e sano o erro material para constar a condenação de ambas as rés, devendo a indenização ser repartida entre os requeridos e quando ao dano moral, entendo cabível em atenção à teoria do dano em ricochete, conforme já exposto acima.

DESA. CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES